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华源霍春芳李慧:如何进行药物专利FTO检索与分

文章作者:程序开发 上传时间:2019-10-22

  近年来,医药企业的专利诉讼逐年增加,使得药品在上市的过程中接连碰壁。要改变这种局面,就必须通过自由实施(Freedom To Operate,FTO)专利检索与分析来评估专利侵权风险,基于评估结果做出应对策略,降低涉诉风险。

  医药领域的FTO检索与分析的目标是尽可能全面、准确地发现药品可能存在侵权风险的障碍专利,从而有效防范法律风险。FTO检索与分析是一个多环节相互联系的过程,通常包括专利检索、专利筛选、侵权分析、结论与建议等步骤,下文将对其进行详细介绍。

  该阶段进行FTO调查,能够帮助药企了解药品的专利情况,给药品立项或者研发提供指导性的方向意见和建议。但由于此阶段的药品设计方案尚未成型,其FTO调查并不会非常具有针对性。

  该阶段进行FTO调查,能够帮助药企了解药品的上市时间和上市区域。由于此阶段药品设计方案已基本完成,其FTO调查往往非常具有针对性。

  在药企的融资或并购过程中,FTO调查主要用于帮助投资方或并购方评估药品的价值及交易风险;而在药品的许可或转让时,FTO调查主要用于帮助药品的被许可方评估药品的价值及相关交易风险。

  FTO专利检索是查全性检索,如果检索不全面,就会增加一定的侵权风险,因此保证检索式命中风险专利的全面性是至关重要的。

  对于化学药品来说,影响药品自由实施的专利有可能包括化合物、盐型、晶型、制备方法、用途、联合用药和剂型等。化学领域的专利或专利申请的权利要求有时会使用化合物的上位概念来撰写,故检索时要考虑合理的上位概念,比如目标药品是一种EGFR抑制剂,在进行FTO检索时可以使用EGFR作为关键词进行检索。此外,由于化学领域使用关键词检索有一定的局限性,所以还要结合结构式进行检索。

  对于生物药来说,影响药品自由实施的专利有可能包括抗原、靶点、表位、核酸、蛋白质、表达载体、表达细胞、制备方法、用途、联合用药和剂型等。生物领域的专利或专利申请的权利要求有时会使用家族、配体、受体等相关名称或上位概念来撰写,故检索时要多方面考虑其合理的上位概念。除使用关键词外,生物领域的FTO检索还要结合序列进行检索。

  在使用专门的检索工具进行专利检索之前,通常要使用药品一般信息检索工具检索药物的基本信息,包括药品的中英文名称、中英文扩展名称、中英文商品名、化学结构式、生物序列、分子式、CAS号、靶点和适应症等。常用的药品一般信息检索途径包括公司官网、Google、FDA、NMPA、Drugfuture、DrugBank、PubChem和Adis Insight等。

  根据所检索的目标国和药品的种类来确定检索数据库。一般来讲,如果是基于英文关键词和申请人等信息进行检索,建议使用国外商业专利数据库Thomson Innovation、Total Patent或PatBase等;如果是基于纯中文的关键词或申请人等信息进行检索,建议使用SIPO提供的数据库或者中国知识产权出版社推出的CNIPR数据库等;如果是对化合物的结构进行检索,一般使用Scifinder检索工具;如果是对生物序列进行检索,一般使用SNT、GenomeQuest或NCBI中的BLAST等检索工具。

  检索要素表一般包括中文关键词、英文关键词、专利分类号、化学结构、生物序列、申请人和发明人等。

  需要注意的是,由于侵权风险专利的描述方式不一定是大家熟知的关键词,故关键词的扩展除了在药品的一般信息中获取外,还要在阅读专利文献的过程中进行补充。对于分类号的确定,一般采用统计的方法进行比较来确定,同时在阅读专利文献的过程中,还要关注相关性较高专利文献的分类号,看之前确定的分类号是否有遗漏,如有遗漏进行补充。

  在构建检索式时,往往采用多种检索方式,从而能更好地保证检索的全面性。首先要使用药品相关的关键词进行检索,当发现检索结果中出现大量不相关的干扰专利时,除了要调整关键词外,还要使用分类号进一步限定;其次要使用特定的数据库对化学结构或生物序列进行检索;最后还要使用申请人和发明人进行补充检索。

  专利筛选可以通过两个阶段来进行,初步筛选和精确筛选。在初步筛选时,一般采用反向排除法,即将明显不相关的专利排除掉,相关性存疑的专利全部保留,此时可不考虑专利的保护范围和版本。在精确筛选时,将初步筛选列表中的独立权利要求所保护的技术方案与技术事实作比对,从整体上判断技术的相关性,筛选出高相关的专利。

  值得注意的是,对于中国专利的FTO检索,可以通过申请日和法律状态进行筛选排除,申请日距今已超过20年的专利或专利申请,或者是失效的专利都可以排除在外。而对于国外专利的FTO检索,切记不要基于申请日加20年来判断是否过期,筛选前要了解各个国家或地区的专利到期日计算方法后再做判断。例如美国药品专利申请,存在两种药品延长保护期限制度(PTA+PTE),具体的专利到期日可通过橙皮书或USPTO进行查询。

  侵权分析主要包括权利要求技术特征拆分、权利要求保护范围确定、目标药品技术特征拆分以及侵权比对分析。

  分析独立权利要求类型及权项之间的关系,拆分各独立权利要求中的技术特征,并将划分出的技术特征进行编号,以便于后续的侵权比对分析。

  首先通过目标专利公开文档中的背景技术、说明书等掌握权利要求中特定技术特征的具体含义;其次通过各国专利局的官方网站调取目标专利的审查档案,包括审查意见通知书、申请人答复意见书、复审档案、无效请求书、无效决定书等,研究目标专利在确权或维权过程中的答复文件,确定申请人或专利权人对技术特征的解释及对保护范围的影响,判断是否有禁止反悔原则的适用空间;最后通过研读专利说明书中的各个实施例,分析所有实施例与权利要求之间的关系,判断是否有捐献原则的适用空间。

  结合药品结构、适应症、制备方法等资料信息,确定目标药品中与目标专利所对应的技术特征,并对其进行编号,以便于后续侵权比对分析。

  以列表的形式分别将目标专利和目标药品的技术特征进行一一比对,并说明每对技术特征的比对结论及简要理由,根据“全面覆盖原则”和“等同原则”进行侵权风险的分析判断,综合分析判断结果来确定目标药品是否落入目标专利的保护范围。

  由于化合物专利相较于其他专利有其独特性,下面将具体介绍化合物专利侵权判定的一些基本原则。

  1)如果目标专利保护的是化学名称,则该化学名称可能对应一类化合物,也可能对应一种化合物。当对应一类化合物时,目标药品只要是其中的一种,即可被认定为落入目标专利的保护范围;当对应一种化合物时,目标药品是该种化合物时,才会被认定为落入目标专利的保护范围。

  2)如果目标专利保护的是化合物的结构式,则应重点关注其各种官能团、分子立体构型等要素。当各种官能团发生任何原子层面上的微小变化,即可被认定为不具有侵权风险,因为官能团任何变化都会导致另外一种物质的产生。此外,分子立体构型的变化也会导致不同的保护范围,当目标专利权利要求具体保护了某种分子立体构型时,该立体构型之外的其他分子构型则不具有侵权风险。

  3)如果目标专利保护的是化合物的分子式,那么其各种异构体均具有侵权风险,如果目标药品的分子式与目标专利权利要求的分子式发生原子层面的变化,则不具有侵权风险。

  根据侵权分析结果,如果存在高风险专利,则应制定应对策略避免制药企业陷入专利侵权诉讼或交易纠纷的风险。一般应对策略包括以下几种方式。

  改进药品相关的设计方案,避开侵权专利的保护范围。通常来讲,化合物专利和适应症专利一般无法规避,而晶型专利、制剂专利、制备方法专利等则可有效规避。针对晶型专利,建议客户通过新晶型的开发,在确保新晶型与原晶型的药物生物等效的情况下,进行有效规避。针对制剂专利,可以通过减少或改变辅料种类或比例等,进行有效规避。针对制备方法专利,可以通过改变合成路线或反应条件等,进行有效规避。

  对于难以进行规避设计,而专利稳定性或可专利性较差的专利或专利申请,建议提交无效宣告请求或者第三方公众意见。一般来讲,药物的晶型专利、剂型专利和治疗方法专利的被无效的可能性较大。

  针对保护力度较强且无法规避的专利,例如化合物专利,一般建议直接等待障碍专利到期。需要注意的是,化合物专利到期日一般以在后申请的具体化合物专利来计算,因此应重点关注具体化合物的到期时间。

  对于专利难以规避而专利权人有可能进行许可或者转让的情形,例如专利权人是大学,或者主营业务与专利方向不同的,建议可以进行专利许可或者转让的谈判,以保证自由实施专利方案。

  从上面的分析可以看出,无论是FTO检索要素的表达、检索数据库的选择、检索式的制定和检索结果的筛选,还是相关专利的侵权分析,都需要专利分析人员耐心细致的工作,从而才能更好地评估医药企业在药品研发、上市、许可或是医药企业融资、并购过程中存在的潜在风险。

  1. 韩羽枫. 侵权判定原则在化合物专利案件中的适用[J]. 商法专栏: 知识产权诉讼与执行, 2014, (10): 62-63.

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